Der Bundesgerichtshof hat dem Gerichtshof der Europäischen Union in zwei Verfahren (BGH, Beschluss v. 17.08.2011 – Az.: I ZR 84/09 – PROTI und Beschluss v. 24.11.2011 – Az.: I ZR 206/10 – Stofffähnchen II) Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Zur Sache:

Im ersten Verfahren ist der Kläger Inhaber der Marke “PROTI”. Es sieht in der vom Beklagten verwendeten Bezeichnung “Protifit” eine Verletzung seiner Rechte an der Marke “PROTI”. Der Beklagte hat die Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 MarkenG erhoben, weil der Kläger die Marke “PROTI” nur in einer abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Form benutzt hat.

Das zweite Verfahren betrifft den Rechtsstreit zwischen Levi Strauss & Co. und einem Einzelhandelsunternehmen. Das Jeans- und Modeunternehmen Levi Strauss & Co. ist Inhaberin verschiedener nationaler und internationaler Marken, unter anderem einer für Hosen eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke. Laut der Markenregisterbeschreibung handelt es sich hierbei um eine Positionsmarke, die aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Die Beklagte brachte seit 2001 Jeanshosen auf den Markt, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit einem roten Stofffähnchen versehen sind. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte. Die Beklagte hingegen beruft sich darauf, dass die Klägerin die Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form und zwar mit der Aufschrift “LEVI`S” benutzt. Die tatsächlich verwendete Form sei ebenfalls als Marke registriert. Aus diesem Grund sei nur diese Marke und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden.

Zu den Vorlagebeschlüssen:

Ausgangspunkt der Vorlagebeschlüsse ist eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2007. Im Verfahren BAINBRIDGE (EuGH, Urteil v. 13.09.2007 – Az.: C-234/06) entschied der Europäische Gerichtshof, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist. Der BGH hat die bei ihm anhängigen zwei Revisionsverfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Reichweite dieser Aussage vorgelegt

In dem Verfahren “PROTI” betrifft die Vorlagefrage des BGH die Vereinbarkeit des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG mit der Markenrechtsrichtlinie. § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG gestattet die rechtserhaltende Benutzung einer Marke in einer abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Form, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Nach Ansicht des Bundesgerichtshof verstößt die deutsche Bestimmung nicht gegen die Markenrechtsrichtlinie. Zur Begründung hat der BGH im Wesentlichen auf das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Markeninhaber abgestellt, ihre häufig wertvollen älteren Marken zu modernisieren, ohne den Markenschutz und damit die Priorität der älteren nicht mehr benutzten Marke zu verlieren.

Das zweite Verfahren unterscheidet sich demgegenüber dadurch, dass die benutzte, als Marke eingetragene Form (rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift LEVI`S) eine Kombination von zwei weiteren Marken des Markeninhabers ist (Marke “rotes Stofffähnchen” und Wortmarke “LEVI`S”) und die zusammengesetzte Marke keine geringfügige Abwandlung der aus den einzelnen Bestandteilen bestehenden Marken darstellt. Der Bundesgerichtshof sieht derzeit im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte auch in einem solchen Fall eine rechtserhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichenbestandteils durch Verwendung der zusammengesetzten Marke. Der Markeninhaber habe ein schützenswertes Interesse, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel aufgefasst wird. Dies sei bei dem roten Label von Levi Strauss & Co. der Fall.